La prueba de uso en el procedimiento administrativo no se encontraba contemplada en la Ley de Marcas española hasta la última reforma y se trata de una importante novedad, dado que ya no será necesario acudir a los tribunales para evitar que una marca que no se encuentra en uso impida el registro de otras marcas.

La prueba de uso se podrá solicitar en los procedimientos de oposición iniciados tras la entrada en vigor del Reglamento para la Ejecución de la Ley de Marcas -aún pendiente-, sin embargo, en el caso de los procedimientos de nulidad y de caducidad ante la OEPM, tendremos que esperar hasta el 14 de enero del 2023.

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que las marcas no solo confieren derechos, sino que también conllevan obligaciones, como es la obligación de hacer un uso efectivo de ella.

Esta prueba, cuando sea solicitada en un procedimiento de oposición, nulidad o caducidad, obliga al titular de la marca que lleve más de 5 años registrada a probar que ha hecho uso real de ella en el tráfico económico, siendo la finalidad de la prueba de uso evitar que marcas que no son realmente utilizadas impidan el registro de otras.

Puede parecer simple, pero cuando recibimos una solicitud de la prueba de uso no debe ser subestimada dado que, en ocasiones, si no somos conscientes de su relevancia, puede resultar en resoluciones que en un principio no esperaríamos. Ha sido el caso de la marca “Big Mac”, que tras que se solicitase la cancelación de esta por falta de uso, ha sido declarada su caducidad por la reciente decisión 14788 C de 11 de enero de 2019. La Sala de anulación concluyó que McDonald’s International Property Company, Ltd. no probó su uso para los productos que tiene registrados. Cuesta trabajo creer que la marca Big Mac no sea capaz de probar su uso, pero lo cierto es que la Sala consideró insuficientes las pruebas aportadas al procedimiento y, según jurisprudencia reiterada, no es suficiente con que el uso de la marca pueda considerarse probable o creíble, sino que es preciso que se aporte la prueba de dicho uso (sentencia VOGUE, apartado 19 supra, EU:T:2011:9, apartado 33).

Como hemos comentado, la finalidad de la prueba de uso es que marcas que no son utilizadas no restrinjan el registro de otras marcas. Otro caso es la cancelación ante la EUIPO de la marca “ZARA” en las clases 39 y 43confirmada por la Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 9 de septiembre de 2015 en el asunto T-584/14. El gigante Inditex no consiguió probar sus usos para servicios de transporte y servicios de provisión de alimentos y bebidas y servicios de hospedaje temporal. Esto nos puede sonar más lógico, dado que esta marca no es conocida para estos servicios.

Son dos ejemplos claros de la importancia de las pruebas de uso:

-          Si no se aporta debidamente la prueba de uso, pueden cancelarnos la marca o perder un proceso de oposición.

-          Si no se usa una marca para los productos/servicios protegidos, no merecerá la protección que confiere el registro y podrá ser cancelada por un tercero.

Tras la reforma, se dispone en el Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas sobre la prueba de uso (que todavía no se encuentra vigor):

El oponente dispondrá de 1 mes para presentar la prueba de uso cuando haya sido solicitada por el solicitante y si no es presentada, se desestimará la oposición. Posteriormente, desde que se le dé traslado, el solicitante tendrá 1 mes para hacer observaciones sobre esta prueba de uso. Si el instructor lo considera necesario, podrá requerir observaciones adicionales para que sean aportadas en un plazo de 1 a 10 meses.

En el caso de procedimiento de caducidad ante la OEPM, el plazo del que dispone el titular de la marca impugnada es de 2 meses para presentar la prueba de uso.

En el procedimiento de nulidad ante la OEPM, será el solicitante el que tendrá que probar el uso de su marca en el caso de que el titular de la marca impugnada lo solicite (mismo plazo de 2 meses).

Asimismo, destacar la importancia de una adecuada descripción de la lista de productos y servicios, que tendrá que ser precisa definiendo los productos y/o servicios huyendo de definiciones genéricas. Eso evitará que, en el caso de recibir una solicitud de prueba de uso, no podamos acreditar que estamos haciendo uso de la marca para los productos que tenemos protegidos.

Como hemos podido ver, el uso de las marcas es muy importante para su protección. En A2 Estudio Legal podemos revisar su marca para que su uso se ajuste a la ley y garantizar así su protección en el futuro si recibe una solicitud de prueba de uso o de cara a los procesos de oposición.

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Una IGP/DOP identifica un producto -vinos, productos vitivinícolas aromatizados, bebidas espirituosas o productos agrícolas y alimenticios- como originaria o como producida, transformada y elaborada en un territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, cuando su calidad, reputación u otras características son atribuibles fundamentalmente a su geografía, cumpliendo con unos requisitos legales. Se entiende que estos productos ostentan características especiales que se deben al esfuerzo invertido en la zona geográfica concreta y que, por ello, son merecedores de esta mención. Además, deben ser diferenciados de otros productos que no tienen estas características para evitar que se beneficien de su reputación.

En primer lugar, es importante recalcar que la inclusión de una IGP/DOP en una marca no solo protege el producto o a los titulares de estas, sino a los consumidores en general, que pueden confiar en que el producto que obtienen es de una calidad diferenciada debido a su origen y/o lugar de elaboración.

Así, existen normas que regulan la relación de las marcas con las IGP, en concreto Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en su artículo 102.1, Reglamento (UE) n.º 251/2014 en su artículo 19.1, Reglamento (CE) n.º 110/2008 en su artículo 23.1 y Reglamento (UE) n.º 1151/2012 en el artículo 14.1. Así, a la hora de registrar una marca que consista en una IGP/DOP, la contenga en su totalidad o en parte, incluso si se evoca, hay que acudir a estas normas ya que existen factores que deben ser tenidos en cuenta.

Al analizar estos Reglamentos, una de las dificultades que se encuentra es que el lenguaje y la dinámica utilizados no son los habituales en regulaciones de marcas, como es, entre otros, la evocación como motivo de rechazo o invalidación del registro de una marca -incluso cuando no existe riesgo de confusión-, incluido en el Reglamento (CE) n.º 110/2008 antes mencionado. Afortunadamente, la jurisprudencia se encarga de arrojar luz sobre ello, una de las últimas veces en la Sentencia Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 21 de enero de 2016, en el asunto C-75/15 manteniendo que “para apreciar la existencia de una «evocación», (…), además de la incorporación de una parte de una denominación protegida al término empleado para designar al producto considerado, que se lleva al consumidor, a la vista del nombre del producto, a pensar, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de esa denominación”.

También se encuentran trabas a la hora de conocer las IGP/DOP de la Unión Europea existentes para ser tenidas en cuenta al registrar una marca, ya que no existe para ello una única base de datos, sino que hay que acudir a diferentes fuentes según la categoría de la que se trate.

Habiendo considerado lo anterior, si su producto se beneficia de una IGP/DOP, incluirla en su marca cuando cumple con los requisitos legales no solo otorga mayor protección al producto, sino que los beneficios económicos obtenidos también pueden verse incrementados. Esto es así en cuanto el precio de un producto que cuenta con una Indicación Geográfica en la Unión Europea es, de media, 2.23 veces mayor que el mismo producto que no cuenta con esta. Más significativo es el dato cuando solo se tienen en cuenta los vinos, ya que el precio se puede multiplicar hasta casi por 3.

Por lo tanto, es necesario velar por el registro y protección de las IGP/DOP, ya que no hacerlo significa que cualquiera que registre una marca, cumpla o no con el pliego de condiciones de la IGP/DOP, que contenga el nombre de la zona geográfica en concreto se aprovechará de su reputación, diluyendo el carácter distintivo y el valor añadido de un producto que efectivamente se produzca completamente o en parte en un lugar que ostenta buena reputación por ello. El consumidor, al ver que en la marca del producto se lee la zona geográfica afamada, entenderá que se beneficia de las características de los productos de la IGP/DOP. Es fácil entender la necesidad de proteger estas indicaciones geográficas y denominaciones de origen en relación con las marcas con un simple y recurrido ejemplo. Todos conocemos la buena fama de los vinos españoles provenientes de la Rioja, si cualquiera pudiese poner en su marca el término “Rioja”, para vinos, creeríamos que el producto es procedente de esta zona y que, por ello, tiene las características que cumplen con la definición de esta Denominación de Origen Protegida.

Para que esto no ocurra, además de lo expuesto, es necesario que se realice un control sobre las solicitudes de marcas que no cumplen con los pliegos de condiciones exigidos por estas IGP/DOP y así poder evitar su registro.

Como se expuso en la Conferencia, aún siguen existiendo aspectos que mejorar en lo que a la relación entre indicaciones geográficas/denominaciones de origen y marcas se refiere, pero se continúa trabajando en ello para conseguir una convivencia respetuosa entre ellas, que tengan como resultado un beneficio tanto para los productores como para los consumidores.

En A2 Estudio Legal estamos a su disposición para asistirles en estos temas, no duden en contactarnos para cualquier consulta al respecto.

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