Así, y dentro de la expansión comercial desarrollada por la empresa que gestiona sus derechos tras su muerte, Paisley Park Entreprises, Inc y que incluye la apertura este 2019 de tours a su estudio con entradas a 38 USD, en Octubre de 2018 se conoció la solicitud del color púrpura ante la Oficina de Estados Unidos de Patentes y Marcas (USPTO), solicitud a la que le fue designado el número 88155481 y cuya tramitación nos sirve para adentrarnos en la posibilidad de registrar el “color per se” como marca.

La marca en cuestión tiene la siguiente reproducción:

The color(s) purple is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of the color purple alone, which is the approximate equivalent of Pantone Matching System color identified as Love Symbol #2 (attached under the miscellaneous statement), which Prince Rogers Nelson adopted as his name in 1993 and which is depicted in U.S. Registrations Nos. 1822461 and 5344002, owned by Applicant. The mark is used on musical audio and video recordings, motion pictures, entertainment services, music events, and museum services, and goods and services identified in this Application. The matter shown in dotted lines serves to show positioning of the mark and is not part of the mark.

En este sentido, dentro de la tramitación de esta solicitud de marca se ha emitido por parte del examinador una acción oficial, que todavía puede ser contestada por Paisley Park, en la que básicamente, deniega la marca por ausencia de carácter distintivo del color púrpura para discos musicales, dado el uso que terceros han realizado sobre este tono de color también y la dificultad de acreditar que el público consumidor sea capaz de identificar al titular de los productos por la mera reproducción de la tonalidad solicitada.

Como sabemos los seguidores de Prince, el color púrpura fue extensamente utilizado por el cantante desde la creación, en 1984 ,de uno de sus temas más conocidos y que comparte nombre con el propio álbum y la película, Purple Rain.

La causa de la conexión del color con el artista nunca fue del todo explicada, si bien según sus propias declaraciones, tendría que ver con el apocalipsis:

“When there’s blood in the sky – red and blue = purple.. purple rain pertains to the end of the world and being with the one you love and letting your faith/god”guide you through the purple rain” Fuente: www.nme.com
Estos usos hicieron que incluso la compañía Pantone, en 2017, designara un tono específico de púrpura como “Love Symbol #2” en honor al artista, tal y como recoge la propia solicitud de marca en USA.

Con estas premisas, surge la duda de cómo Paisley Park será capaz de salvar la acción oficial y si será capaz de convencer al examinador norteamericano sobre la capacidad de que el público consumidor haya interiorizado el color púrpura para los productos que ha solicitado, habiendo adquirido distintividad por uso, secondary meaning en la práctica en inglés. Al caso de marca europea, salvar este rechazo provisional sería bastante complejo dado que, aunque inicialmente podría cumplir el artículo 4 del Reglamento, la práctica de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) hace primar la competencia y la no generación de ventajas competitivas injustificadas, dado el carácter finito de los colores y sus tonalidades y la imposibilidad de que un único titular obtenga el monopolio de su uso.

Esta argumentación también ha sido tenida en cuenta por el Tribunal de Justicia de la UE en el caso de T-97/08, sobre una solicitud de marca presentada por la entidad KUKA Roboter GmbH sobre una tonalidad del color naranja, señalando que el interés público constituye un obstáculo para la monopolización de un color aislado.

A pesar de estas premisas por parte de la Oficina Europea no podemos dejar de citar que el codiciado color púrpura en sus distintas tonalidades sí ha obtenido registro en otras clases del nomenclátor como es el caso de la marca europea concedida a la multinacional Kraft Foods respecto a sus chocolatinas:

Lilac/violet, single colour as shown in the representation. The values (specific coordinates in the colour space) for the present mark are : “L* = 53.58 ±0.8; a*= 15.78±0.5; b*= -31.04±0.5″. The mark can be located in “Pantone’s Process Book” between the shades with number “E 176-4” and “E 176-3”.

A pesar de este registro, en otro post hablaremos de la efectividad del mismo y la guerra por el morado/lila de sus chocolates Milka frente a Cadburys y Nestle.

Así las cosas, esperaremos la respuesta de los abogados de Paisley Park y sobre todo la documentación que soporte su argumentación para ver la resolución del caso. Mientras tanto, la sociedad gestora de los derechos de Prince no ha solicitado la protección del color púrpura como marca europea, pero sí la marca denominativa “PURPLE ONE” recientemente concedida por la EUIPO.

Para el caso de Estados Unidos, la marca PURPLE ONE también parece tener problemas, al haberse solicitado por un tercero una extensión para presentar oposición en base a derechos anteriores.

Seguiremos informando, pero si mientras tanto desea que evaluemos la viabilidad de acceso registral de su marca gráfica o denominativa en Europa o en otro territorio, quedamos a su disposición en nuestros datos de contacto.

La entrada Prince y la marca Purple o la dificultad de proteger el color per se. aparece primero en a2estudiolegal.

Su creadora, Catherine Hettinger, residente en Estados Unidos, inventó el juguete hace aproximadamente dos décadas. Tras patentarlo ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, mantuvo su original juguete protegido durante algunos años, en los que aprovechó para venderlo en ferias. Sin embargo, no llegó a tener el éxito del que goza el juguete hoy en día.

Tras varias renovaciones de su patente, en 2004 Catherine dejó de poder permitirse pagar la tasa anual de 400 dólares y su invento perdió la protección que había conseguido su autora. Si alguien hubiera podido contarle qué futuro le deparaba a su invento, hoy Catherine estaría ingresando considerables sumas de dinero comercializando su producto.

La inventora, pese a haber perdido esta oportunidad de enriquecerse, asegura que se encuentra emocionada por haber conseguido divertir a niños y no tan niños de todo el mundo.

Sin duda, su historia y su situación económica sería muy diferente si hubiera mantenido su patente sobre el juguete. Pero no es la única. Como ella, otros inventores a lo largo de la historia, han perdido la oportunidad de sacar provecho económico a sus invenciones por no recurrir a la protección que otorgan las diferentes modalidades de propiedad industrial.

El japonés Daisuke Inoue, ha vivido una historia parecida. Tras inventar el karaoke en 1971, el inventor no ha recibido royalty alguno por su invención, por el sencillo motivo de que no patentó su invento. De haberlo hecho, se estima que podría haber recibido 150 millones de dólares, una cuantiosa suma de dinero que habría cambiado su vida.

Por ello, si tienes un invento o una idea en la que quieres invertir, recuerda que la protección que te otorga un registro en cualquier modalidad de propiedad industrial (entre ellas, las patentes) es tu mejor aliado.

Con una patente podrás impedir que terceros se aprovechen de tu esfuerzo. En A2 Estudio Legal podemos ayudarte y asesorarte sobre cuál es la mejor forma de proteger tus ideas, no dudes en consultarnos.

Fuente:

http://elpais.com/diario/2006/07/02/domingo/1151812360_850215.html

La entrada El juguete “Fidget Spinner” y el Karaoke, dos ejemplos de la importancia de las patentes aparece primero en a2estudiolegal.

Este registro de marca hubiera otorgado a Nestlé el derecho de poseer en exclusiva la forma del producto, de manera ilimitada en el tiempo, y protegiéndole frente a otros competidores que utilizasen la forma tridimensional de las chocolatinas.

En 2013, la Société de Produits Nestlé SA (Nestlé) intentó registrar en la Oficina de Marcas de Reino Unido, como marca tridimensional, la forma en la que popularmente ofrece uno de sus productos estrella: los conocidos KitKat.

En 2016, el tribunal ya se había pronunciado en contra del registro de la forma tridimensional de la chocolatina Kit Kat, pero Nestlé no se rindió e interpuso un recurso de apelación. No obstante, en esta última sentencia el tribunal se reafirma en la decisión recurrida. Por lo que, una vez más, el tribunal no ha dado la razón a Nestlé en su intención de registrar como marca su forma.

Cuando Nestlé solicitó esta marca tridimensional, llegada la fase del procedimiento en la que terceros se pueden oponer al registro, su empresa competidora Cadbury UK Ltd se opuso a que dicha marca tridimensional pudiera acceder finalmente al registro, en virtud a la Ley de Marcas de Reino Unido que viene a trasponer el catálogo de prohibiciones absolutas del artículo 3, apartados 1, letras b) y e), incisos i) y ii), y 3, de la Directiva 2015/2436, de Marcas.

¿Qué argumentos defendía Cadbury UK Ltd?

Cadbury alegó que la forma de la chocolatina KitKat debía haber ganado distintividad propia en el mercado por sí misma. Es decir, los consumidores debían ser capaces de identificar únicamente con la forma de la chocolatina que se trataba de un KitKat (independientemente del resto de indicadores de marca como envoltorios, etc).

En la sentencia publicada por el TJUE se venían a resolver 3 cuestiones prejudiciales, pero se puede resumir todo el debate en un único asunto: averiguar si la forma tridimensional del KitKat puede ser usada de forma independiente del resto de componentes del producto KitKat, gozando de la suficiente autonomía y fuerza distintiva, sin generar ninguna duda de su procedencia.

Las marcas tienen como fin hacer que los consumidores puedan elegir de manera consciente un producto entre los de la competencia. La forma de la barra KitKat no ha sido usada con el fin de promocionar o comercializar KitKats desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el registro de la forma de los KitKat sí ha tenido éxito en otros países como Francia, Alemania, Sudáfrica y Canadá.

Otras marcas del sector, como Toblerone, sí consiguieron en su día registrar su marca tridimensional.

No es la primera vez que Cadbury y Nestlé se ven las caras en los tribunales, ya se enfrentaron previamente cuando Cadbury solicitó registrar el envoltorio violeta de sus chocolatinas y Nestlé se opuso. Pero en este caso fue Cadbury quien resultó perdedora, al denegársele dicho registro, alegando que tal rasgo no podía considerarse marca registrada.

Tampoco es la primera vez que Nestlé se encuentra con dificultades de registro, pues su slogan “Have a break” (“Tómate un respiro”) solo logró ser registrado tras 40 años de intentos.

La sentencia concluye que se debe ser muy estricto en la concesión de un derecho de exclusividad para el uso de un signo. A través de una marca registrada, se crea el derecho de exclusión, un monopolio que no puede incidir en la libre competencia.

Si tienes dudas en cuanto al registro de marcas, en A2 Estudio Legal llevamos 16 años protegiendo a nuestros clientes y sus derechos de IP, no dudes en consultarnos.

La entrada Nestlé VS Cadbury por la marca tridimensional de la chocolatina KitKat aparece primero en a2estudiolegal.

Como una de las acciones más importantes dentro de este estudio, se procede a realizar una búsqueda de anterioridades. Es decir, un proceso de investigación meramente informativo que puede determinar el éxito del registro aunque no supone su garantía.

Con la búsqueda de anterioridades se verifica que no existen otros signos distintivos registrados o en trámite que sean similares o idénticos a lo que se quiere registrar.

La realización de este informe no es una herramienta que implique una certeza absoluta de que no se va a sufrir un contratiempo una vez solicitado el registro de marca, pero si un profesional puede verificarlo antes de continuar adelante con el registro podemos plantearnos la posibilidad de valorar la opción de seguir invirtiendo o no en el proceso.

La búsqueda de anterioridades no es la única acción dentro del estudio de viabilidad. Antes de ello, se deben analizar las características de la nueva solicitud de marca. Es decir, debe estar configurado sobre la base de las características concretas de cada caso contemplándose todas aquellas variables que puedan impedir el registro, como por ejemplo las prohibiciones absolutas de la ley o disponer de un carácter distintivo bajo.

El fin que se persigue con ambos procedimientos es minimizar al máximo la probabilidad de que tenga lugar algún problema u obstáculo en el registro de una nueva marca. Obstáculos que retrasan el procedimiento o que pueden llegar a detenerlo suponiendo la pérdida de la inversión inicial que se ha realizado para tal fin.

Para ello, se utilizan bases de datos nacionales e internacionales especializadas para hacer una comparación letra por letra y localizar la marca o marcas anteriores iguales o parecidas que puedan suponer el riesgo comentado anteriormente.

En líneas generales, el estudio de viabilidad tratará en primer lugar sobre la adecuación a la legislación del término solicitado. En segundo lugar se menciona la disponibilidad del término, analizando los resultados de la búsqueda de anterioridades. En tercer lugar, se informa sobre la registrabilidad de la marca donde se explicará la probabilidad que puede existir de denegación de la marca y por último, se ofrece opinión y asesoramiento sobre la forma de proceder, con recomendaciones específicas.

En A2 Estudio Legal, además de asesorarte sobre el tipo de protección que más te conviene, ofrecemos un estudio detallado de la viabilidad de una marca para evitar problemas en el proceso de registro y continuar con las siguientes fases que componen el ciclo: su vigilancia y renovación.

La entrada Estudio de viabilidad de marca aparece primero en a2estudiolegal.

-           Estudio de la viabilidad

-           Registro de la marca

-           Vigilancia de la marca

-           Renovación de la marca

Así, primeramente, no se repara en la importancia de registrar la marca con la que se identifica todo el esfuerzo que realiza la empresa. La marca es uno de los activos más importantes que puede tener, y la piedra angular sobre la que se sustenta un negocio.

Pero dar este gran paso, es decir, otorgar a tu marca la protección jurídica que necesita el nombre de tu producto o negocio, no es el final del proceso que conlleva tener en propiedad una marca. Es primordial estar informado de las nuevas solicitudes por parte del resto de empresas para el mismo fin, solicitudes que por su identidad o elevada similitud pudieran lesionar los derechos que has conseguido. Tanto en España como en la Unión Europea no se rechazan de oficio las nuevas solicitudes de marca, aunque sean idénticas a marcas registradas con anterioridad.

Por lo tanto, la vigilancia de una marca se convierte en algo esencial en ciclo de una marca. Vigilar una marca implica la realización de búsquedas periódicas de marcas registradas o en trámite de registro que resulten idénticas o similares a aquella que se vigila. De la misma forma, también existe la posibilidad de realizar una vigilancia a nivel comercial, para identificar, si se diera el caso, a competidores que puedan estar haciendo un uso indebido de la marca previamente registrada. De esta forma se pueden iniciar acciones de penalización por su falsificación.

Los servicios profesionales para vigilar una marca se dedican a chequear constamente y durante toda la vigencia de una marca (generalmente 10 años renovables en periodos iguales) para que no haya incidencias ni riesgos para la misma. En el caso de encontrarlas, se comunica al propietario de la marca y se le asesora sobre los pasos a seguir.

La marca es un valioso signo distintivo, realizar esta inversión durante su vida legal puede ahorrar problemas y un elevado coste futuro.

En A2 Estudio Legal, cubrimos este ciclo completo de marca, desde el estudio de la viabilidad hasta su renovación. Además, te asesoramos sobre el tipo de protección que más te conviene y los pasos a seguir en cada fase.

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