Este registro de marca hubiera otorgado a Nestlé el derecho de poseer en exclusiva la forma del producto, de manera ilimitada en el tiempo, y protegiéndole frente a otros competidores que utilizasen la forma tridimensional de las chocolatinas.

En 2013, la Société de Produits Nestlé SA (Nestlé) intentó registrar en la Oficina de Marcas de Reino Unido, como marca tridimensional, la forma en la que popularmente ofrece uno de sus productos estrella: los conocidos KitKat.

En 2016, el tribunal ya se había pronunciado en contra del registro de la forma tridimensional de la chocolatina Kit Kat, pero Nestlé no se rindió e interpuso un recurso de apelación. No obstante, en esta última sentencia el tribunal se reafirma en la decisión recurrida. Por lo que, una vez más, el tribunal no ha dado la razón a Nestlé en su intención de registrar como marca su forma.

Cuando Nestlé solicitó esta marca tridimensional, llegada la fase del procedimiento en la que terceros se pueden oponer al registro, su empresa competidora Cadbury UK Ltd se opuso a que dicha marca tridimensional pudiera acceder finalmente al registro, en virtud a la Ley de Marcas de Reino Unido que viene a trasponer el catálogo de prohibiciones absolutas del artículo 3, apartados 1, letras b) y e), incisos i) y ii), y 3, de la Directiva 2015/2436, de Marcas.

¿Qué argumentos defendía Cadbury UK Ltd?

Cadbury alegó que la forma de la chocolatina KitKat debía haber ganado distintividad propia en el mercado por sí misma. Es decir, los consumidores debían ser capaces de identificar únicamente con la forma de la chocolatina que se trataba de un KitKat (independientemente del resto de indicadores de marca como envoltorios, etc).

En la sentencia publicada por el TJUE se venían a resolver 3 cuestiones prejudiciales, pero se puede resumir todo el debate en un único asunto: averiguar si la forma tridimensional del KitKat puede ser usada de forma independiente del resto de componentes del producto KitKat, gozando de la suficiente autonomía y fuerza distintiva, sin generar ninguna duda de su procedencia.

Las marcas tienen como fin hacer que los consumidores puedan elegir de manera consciente un producto entre los de la competencia. La forma de la barra KitKat no ha sido usada con el fin de promocionar o comercializar KitKats desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el registro de la forma de los KitKat sí ha tenido éxito en otros países como Francia, Alemania, Sudáfrica y Canadá.

Otras marcas del sector, como Toblerone, sí consiguieron en su día registrar su marca tridimensional.

No es la primera vez que Cadbury y Nestlé se ven las caras en los tribunales, ya se enfrentaron previamente cuando Cadbury solicitó registrar el envoltorio violeta de sus chocolatinas y Nestlé se opuso. Pero en este caso fue Cadbury quien resultó perdedora, al denegársele dicho registro, alegando que tal rasgo no podía considerarse marca registrada.

Tampoco es la primera vez que Nestlé se encuentra con dificultades de registro, pues su slogan “Have a break” (“Tómate un respiro”) solo logró ser registrado tras 40 años de intentos.

La sentencia concluye que se debe ser muy estricto en la concesión de un derecho de exclusividad para el uso de un signo. A través de una marca registrada, se crea el derecho de exclusión, un monopolio que no puede incidir en la libre competencia.

Si tienes dudas en cuanto al registro de marcas, en A2 Estudio Legal llevamos 16 años protegiendo a nuestros clientes y sus derechos de IP, no dudes en consultarnos.

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El motivo por el cual no podemos registrar como patente nuestro diseño industrial, reside en que las patentes protegen invenciones relativas a máquinas, aparatos, dispositivos, procedimientos y productos, que deben tener una aplicación industrial, mientras que el Diseño Industrial protege la apariencia de los productos. Sin embargo, es posible que un mismo producto pueda gozar de ambas protecciones, si combina aspectos técnicos y estéticos.

En España, el registro de un Diseño Industrial otorga a su titular un derecho exclusivo (a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento), sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. Los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales.

La duración de la protección conferida al registrar Diseños Industriales es de cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años computados desde dicha fecha.

Además, al proteger un diseño se obtienen otros beneficios adicionales, como la distinción con los productos de competidores, mejora la imagen de la empresa, y al tratarse de un derecho que puede cederse o venderse, aporta ingresos adicionales.

El diseño industrial añade valor a un producto, pudiendo convertirlo en la causa principal de su compra por parte del consumidor.

¿Podemos registrar nuestro diseño como diseño industrial? Para poder hacerlo, este debe cumplir una serie de requisitos:

-          Debe ser nuevo, no puede haberse hecho público ningún otro diseño idéntico previamente.

-          Debe tener carácter singular, que implica que la impresión que produce en un usuario informado difiere de la impresión general que ya hayan producido otros diseños anteriores.

No podremos registrar como diseño, entre otros,:

-          Aquellos que solo responden a una función técnica.

-          Símbolos o emblemas oficiales

-          Aquellos que sean contrarios al orden público.

¿Por qué es importante que protejamos los diseños industriales? La forma o diseño de un producto normalmente va a asociado a una marca y por tanto a la imagen de una empresa, pudiendo llegar a convertirse en un gran activo con valor económico. Ergo si no solicitamos protección, podría darse el caso de que un tercero registre el diseño del producto que nuestra empresa ha desarrollado, aprovechándose de nuestro esfuerzo.

En A2 Estudio Legal, podemos asesorarte sobre el tipo de protección que más te conviene y ayudarte con el proceso.

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Este diseño debe ser nuevo, es decir, no tener conocimiento de su existencia o ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público con anterioridad.

En ocasiones, no le damos a la protección del diseño la importancia que merece. Aunque sí es cierto que la preocupación por protegerlo va en aumento. Esto hace necesario conocer las dos leyes, que en principio, nos ayudarán a tomar las medidas oportunas para proteger dicho diseño: la Ley de Propiedad Intelectual protege la originalidad de la obra mientras que la Ley de Protección del diseño Industrial busca proteger su singularidad y novedad.

Al registrar un diseño industrial, se otorga al titular el derecho exclusivo a utilizarlo e impedir que terceros lo reproduzcan o imiten sin su autorización. El diseño de un producto, en la mayoría de ocasiones, va asociado a la imagen de la empresa siendo por lo tanto uno de los activos más importantes y con un gran valor económico dentro de ella.

Además de mejorar de esta manera su imagen, proteger un diseño industrial permite distinguir nuestro producto de los competidores o la posibilidad de cederse o venderse.

En lo que se refiere a las ventajas de su registro internacional es que unifica y simplifica determinados trámites dentro de la solicitud cuando se pretende obtener protección en multitud de países.

A la hora de abordar la protección de un diseño industrial en múltiples países se puede optar por la protección que ofrece el Diseño Comunitario, con ámbito de registro en todos los países de la Unión Europea, o bien, acudir al llamado Diseño Internacional, que está regulado por el Sistema de la Haya o Arreglo de la Haya, un sistema internacional de registro de dibujos y diseño industriales.

Ambos sistemas proporcionan la adquisición y mantenimiento centralizados de derechos sobre los diseños industriales a través de la presentación de una única solicitud internacional en un único idioma y pago.

Como señalábamos, el diseño comunitario cubre la protección a nivel Europeo, frente al Sistema de la Haya, que abarca a todos aquellos países y/o organismos intergubernamentales que han entrado a formar parte de este Sistema.

En A2 Estudio Legal nos hacemos cargo de todo el proceso de solicitud y seguimiento de sus Diseños Industriales, tanto en el ámbito estatal, comunitario como internacional, que tienen una vigencia de 5 años, renovables hasta un máximo de 25 años.

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