Nestlé VS Cadbury por la marca tridimensional de la chocolatina KitKat

31 mayo, 2017
Por A2 Estudio Legal
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Si eres amante del chocolate probablemente hayas oído hablar de la reciente sentencia del Tribunal Supremo británico en materia de Propiedad Intelectual, que no ha concedido la posibilidad de registrar la forma tridimensional de la chocolatina KitKat.

Este registro de marca hubiera otorgado a Nestlé el derecho de poseer en exclusiva la forma del producto, de manera ilimitada en el tiempo, y protegiéndole frente a otros competidores que utilizasen la forma tridimensional de las chocolatinas.

En 2013, la Société de Produits Nestlé SA (Nestlé) intentó registrar en la Oficina de Marcas de Reino Unido, como marca tridimensional, la forma en la que popularmente ofrece uno de sus productos estrella: los conocidos KitKat.

En 2016, el tribunal ya se había pronunciado en contra del registro de la forma tridimensional de la chocolatina Kit Kat, pero Nestlé no se rindió e interpuso un recurso de apelación. No obstante, en esta última sentencia el tribunal se reafirma en la decisión recurrida. Por lo que, una vez más, el tribunal no ha dado la razón a Nestlé en su intención de registrar como marca su forma.

Cuando Nestlé solicitó esta marca tridimensional, llegada la fase del procedimiento en la que terceros se pueden oponer al registro, su empresa competidora Cadbury UK Ltd se opuso a que dicha marca tridimensional pudiera acceder finalmente al registro, en virtud a la Ley de Marcas de Reino Unido que viene a trasponer el catálogo de prohibiciones absolutas del artículo 3, apartados 1, letras b) y e), incisos i) y ii), y 3, de la Directiva 2015/2436, de Marcas.

¿Qué argumentos defendía Cadbury UK Ltd?

Cadbury alegó que la forma de la chocolatina KitKat debía haber ganado distintividad propia en el mercado por sí misma. Es decir, los consumidores debían ser capaces de identificar únicamente con la forma de la chocolatina que se trataba de un KitKat (independientemente del resto de indicadores de marca como envoltorios, etc).

En la sentencia publicada por el TJUE se venían a resolver 3 cuestiones prejudiciales, pero se puede resumir todo el debate en un único asunto: averiguar si la forma tridimensional del KitKat puede ser usada de forma independiente del resto de componentes del producto KitKat, gozando de la suficiente autonomía y fuerza distintiva, sin generar ninguna duda de su procedencia.

Las marcas tienen como fin hacer que los consumidores puedan elegir de manera consciente un producto entre los de la competencia. La forma de la barra KitKat no ha sido usada con el fin de promocionar o comercializar KitKats desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el registro de la forma de los KitKat sí ha tenido éxito en otros países como Francia, Alemania, Sudáfrica y Canadá.

Otras marcas del sector, como Toblerone, sí consiguieron en su día registrar su marca tridimensional.

No es la primera vez que Cadbury y Nestlé se ven las caras en los tribunales, ya se enfrentaron previamente cuando Cadbury solicitó registrar el envoltorio violeta de sus chocolatinas y Nestlé se opuso. Pero en este caso fue Cadbury quien resultó perdedora, al denegársele dicho registro, alegando que tal rasgo no podía considerarse marca registrada.

Tampoco es la primera vez que Nestlé se encuentra con dificultades de registro, pues su slogan “Have a break” (“Tómate un respiro”) solo logró ser registrado tras 40 años de intentos.

La sentencia concluye que se debe ser muy estricto en la concesión de un derecho de exclusividad para el uso de un signo. A través de una marca registrada, se crea el derecho de exclusión, un monopolio que no puede incidir en la libre competencia.

Si tienes dudas en cuanto al registro de marcas, en A2 Estudio Legal llevamos 16 años protegiendo a nuestros clientes y sus derechos de IP, no dudes en consultarnos.

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