LA PRUEBA DE USO ANTE LA OEPM

Tras la reforma de la Ley de Marcas española, la prueba de uso ya no solo incumbe a los procedimientos de oposición, nulidad y caducidad ante la EUIPO sino que también entra en juego ante la OEPM, como establecen ahora los artículos 21 y 59 de la Ley 17/2001.

La prueba de uso en el procedimiento administrativo no se encontraba contemplada en la Ley de Marcas española hasta la última reforma y se trata de una importante novedad, dado que ya no será necesario acudir a los tribunales para evitar que una marca que no se encuentra en uso impida el registro de otras marcas.

La prueba de uso se podrá solicitar en los procedimientos de oposición iniciados tras la entrada en vigor del Reglamento para la Ejecución de la Ley de Marcas -aún pendiente-, sin embargo, en el caso de los procedimientos de nulidad y de caducidad ante la OEPM, tendremos que esperar hasta el 14 de enero del 2023.

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que las marcas no solo confieren derechos, sino que también conllevan obligaciones, como es la obligación de hacer un uso efectivo de ella.

Esta prueba, cuando sea solicitada en un procedimiento de oposición, nulidad o caducidad, obliga al titular de la marca que lleve más de 5 años registrada a probar que ha hecho uso real de ella en el tráfico económico, siendo la finalidad de la prueba de uso evitar que marcas que no son realmente utilizadas impidan el registro de otras.

Puede parecer simple, pero cuando recibimos una solicitud de la prueba de uso no debe ser subestimada dado que, en ocasiones, si no somos conscientes de su relevancia, puede resultar en resoluciones que en un principio no esperaríamos. Ha sido el caso de la marca “Big Mac”, que tras que se solicitase la cancelación de esta por falta de uso, ha sido declarada su caducidad por la reciente decisión 14788 C de 11 de enero de 2019. La Sala de anulación concluyó que McDonald’s International Property Company, Ltd. no probó su uso para los productos que tiene registrados. Cuesta trabajo creer que la marca Big Mac no sea capaz de probar su uso, pero lo cierto es que la Sala consideró insuficientes las pruebas aportadas al procedimiento y, según jurisprudencia reiterada, no es suficiente con que el uso de la marca pueda considerarse probable o creíble, sino que es preciso que se aporte la prueba de dicho uso (sentencia VOGUE, apartado 19 supra, EU:T:2011:9, apartado 33).

Como hemos comentado, la finalidad de la prueba de uso es que marcas que no son utilizadas no restrinjan el registro de otras marcas. Otro caso es la cancelación ante la EUIPO de la marca “ZARA” en las clases 39 y 43confirmada por la Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 9 de septiembre de 2015 en el asunto T-584/14. El gigante Inditex no consiguió probar sus usos para servicios de transporte y servicios de provisión de alimentos y bebidas y servicios de hospedaje temporal. Esto nos puede sonar más lógico, dado que esta marca no es conocida para estos servicios.

Son dos ejemplos claros de la importancia de las pruebas de uso:

-          Si no se aporta debidamente la prueba de uso, pueden cancelarnos la marca o perder un proceso de oposición.

-          Si no se usa una marca para los productos/servicios protegidos, no merecerá la protección que confiere el registro y podrá ser cancelada por un tercero.

Tras la reforma, se dispone en el Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas sobre la prueba de uso (que todavía no se encuentra vigor):

El oponente dispondrá de 1 mes para presentar la prueba de uso cuando haya sido solicitada por el solicitante y si no es presentada, se desestimará la oposición. Posteriormente, desde que se le dé traslado, el solicitante tendrá 1 mes para hacer observaciones sobre esta prueba de uso. Si el instructor lo considera necesario, podrá requerir observaciones adicionales para que sean aportadas en un plazo de 1 a 10 meses.

En el caso de procedimiento de caducidad ante la OEPM, el plazo del que dispone el titular de la marca impugnada es de 2 meses para presentar la prueba de uso.

En el procedimiento de nulidad ante la OEPM, será el solicitante el que tendrá que probar el uso de su marca en el caso de que el titular de la marca impugnada lo solicite (mismo plazo de 2 meses).

Asimismo, destacar la importancia de una adecuada descripción de la lista de productos y servicios, que tendrá que ser precisa definiendo los productos y/o servicios huyendo de definiciones genéricas. Eso evitará que, en el caso de recibir una solicitud de prueba de uso, no podamos acreditar que estamos haciendo uso de la marca para los productos que tenemos protegidos.

Como hemos podido ver, el uso de las marcas es muy importante para su protección. En A2 Estudio Legal podemos revisar su marca para que su uso se ajuste a la ley y garantizar así su protección en el futuro si recibe una solicitud de prueba de uso o de cara a los procesos de oposición.